Регрессное требование продавца контрафакта к производителю

766
Чтобы суд удовлетворил регрессное требование продавца контрафакта к производителю товара, должны быть соблюдены особые критерии доказывания.

Регрессное требование к производителю контрафакта

В середине июля 2016 года Суд по интеллектуальным правам рассмотрел спор о возмещении убытков, понесенных продавцом контрафактного товара, со стороны производителя такого товара (дело № А41-57417/2014). Общество осуществляло продажу товаров третьего лица (производителя) на основании дилерского договора.

Правообладатель товарных знаков обнаружил на сайте общества предложение о продаже данных товаров. Он утверждал, что использование товарных знаков было неправомерным, и обратился в суд, требуя взыскать с продавца компенсацию в размере 5 млн р. Суды признали наличие нарушения прав на товарные знаки, однако с учетом обстоятельств дела снизили размер заявленной компенсации до 2 млн р. (определение ВС РФ от 12.01.2015 по делу № А19-15353/2013).

О нарушении исключительных прав:

Общество решило возместить понесенные убытки в рамках регрессного иска к производителю контрафактных товаров.

В качестве одного из аргументов истец ссылался на то, что производитель в нарушение ст. 460 ГК РФ передал товар, обремененный правами третьего лица на товарный знак. В результате этого общество понесло убытки в размере более 2 млн р.

Суд первой инстанции согласился с доводами истца и частично удовлетворил заявленные требования. Суд исходил из того, что вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред (ст. 1064 ГК РФ). При этом для возникновения регрессной ответственности, как это следует из смысла ст. 1081 ГК РФ, лицо, обратившееся с обратным требованием, исполняет обязательство за какое-либо лицо (причинителя вреда). Особенность регрессной ответственности заключается в том, что лицо, обратившееся с регрессным требованием, полностью погасило первоначальное обязательство, которое связывает должника по регрессному обязательству и первоначального кредитора.

Между действиями производителя и убытками продавца установили связь

В рассматриваемом деле суд счел доказанным наличие противоправных действий со стороны производителя товаров, а также причинно-следственной связи между его действиями и наступившими отрицательными последствиями в виде убытков. Примечательно, что дилерский договор с производителем товаров суд признал достаточным основанием для регрессного возмещения уплаченной правообладателю компенсации.

Между тем суд снизил заявленную сумму убытков до 1,2 млн р. Суд исходил из того, что правообладатель взыскал с общества компенсацию за нарушение прав на пять товарных знаков, тогда как в представленных документах фигурировала передача товара по трем товарным знакам.

Производитель контрафакта обжаловал решение о возмещении убытков продавцу

Ответчик не согласился с принятым судебным актом и оспорил его в апелляции. Он обосновал свою жалобу следующим:

  1. Производитель заявил, что не являлся участником дела по взысканию компенсации с общества. Следовательно, данный судебный акт не влечет для него никаких прав и обязанностей, в том числе по возмещению убытков, связанных с выплатой компенсации правообладателю.
  2. Суд в решении не указал, по каким трем товарным знакам он взыскал убытки.
  3. Истец не представил доказательства, подтверждающие получение спорного товара именно у него. К тому же суд не установил наименование продукции, договора и отгрузочных документов, по которым поставлялась спорная продукция.

Суд признал такие доводы производителя обоснованными. Апелляция исходила из того, что спор о взыскании правообладателем компенсации не имеет преюдициального значения в рамках настоящего дела (несмотря на ходатайство общества о привлечении производителя к участию в споре, суд пришел к выводу, что необходимости в этом не имеется). Также апелляция сочла, что в данном решении суд не устанавливал, что производителем спорных товаров является именно ответчик.

Соответственно, в настоящем споре обществу надлежало вновь доказать факт причинения убытков и их размер, вину ответчика, а также причинно-следственную связь между виновными действиями ответчика и возникновением убытков.

Суд по интеллектуальным правам поддержал выводы апелляционной инстанции.

Производитель и продавец несут ответственность перед правообладателем за контрафакт

СИП исходил из того, что производство контрафактного товара с его вводом в гражданский оборот и последующая реализация контрафактной продукции представляют собой самостоятельные нарушения исключительных прав правообладателя. При этом производитель и продавец такой продукции несут ответственность перед правообладателем за допущенное именно каждым из них нарушение.

По мнению СИП, п. 4 ст. 1250 ГК РФ (возмещение убытков в порядке регресса при отсутствии вины нарушителя) в данном случае не применяется, поскольку он вступил в силу уже после возникновения спора. Кроме того, суд сослался на невозможность освобождения лица от гражданско-правовой ответственности даже при отсутствии вины в связи с предпринимательским характером его деятельности (которая предполагает определенные риски и возможные негативные последствия).

В данном случае при той степени разумности и осмотрительности, какая от него требовалась при сложившихся обстоятельствах, общество могло и должно было проверить закупаемую продукцию на предмет незаконного использования интеллектуальной собственности и принять меры по недопущению к реализации контрафактной продукции.

СИП не выявил оснований удовлетворения регрессного требования продавца контрафакта к производителю

СИП пришел к выводу, что указанные обстоятельства исключают возможность предъявления обществом регрессного иска к производителю товара, признанного контрафактным. В рамках дела о взыскании правообладателем компенсации общество было привлечено к ответственности за действия, выразившиеся в предложении к продаже контрафактного товара, при наличии его вины в форме неосторожности.

Критерии доказывания в деле с регрессным требованием к производителю контрафакта

Суд по интеллектуальным правам, отказывая в удовлетворении кассационной жалобы общества, фактически сформулировал следующие критерии доказывания по спорам о регрессном взыскании компенсации с производителя товаров:

Критерий

Комментарий  

Возможные доказательства

Наличие нарушения ответчика Истец должен документально подтвердить производство контрафактных товаров и их поставку ответчиком напрямую или через цепочку сделок Договор поставки, товарная накладная, платежное поручение
Размер причиненных убытков Истец должен быть не только привлечен к ответственности, но и фактически исполнить решение суда о взыскании компенсации Платежное поручение, подтверждающее исполнение судебного решения
Причинно-следственная связь Истец должен подтвердить, что именно действия ответчика повлекли за собой понесенные убытки Решение суда о взыскании с истца компенсации
Отсутствие вины истца Истец должен подтвердить, что им проявлена должная степень разумности и осмотрительности (например, осуществлена проверка закупаемой продукции на предмет соблюдения прав интеллектуальной собственности) Отчет патентного поверенного, положения о гарантиях и заверениях в договоре поставки
Дата нарушения Пункт 4 ст. 1250 ГК РФ вступил в силу 01.10.2014 и не применяется к ранее возникшим правоотношениям (если иное не предусмотрено договором) Договор поставки, товарная накладная

Читайте об этом

Читайте также

Читайте в журнале «Арбитражная практика для юристов» во II полугодии 2017 года
    Хочу прочесть!


    Ваша персональная подборка

      Подписка на статьи

      Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

      Рекомендации по теме

      Академия юриста компании


      Самое выгодное предложение

      Смотрите полезные юридические видеолекции

      Смотреть видеолекции

      Cтать постоян­ным читателем журнала!

      Самое выгодное предложение

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией




      © Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2017

      Журнал «Арбитражная практика для юристов» –
      о том, как выиграть спор в арбитражном суде

      Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Арбитражная практика для юристов».

      Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации  ПИ № ФС77-62265 от 03.07.2015

      Политика обработки персональных данных

      
      • Мы в соцсетях

      Входите! Открыто!
      Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      И получить доступ на сайт!
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль